PCT进入日本国家阶段(二):基本审查程序


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PCT进入日本国家阶段(二):

基本审查程序


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(一)审查阶段基本流程

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(二)审查意见通知书类型

1、最初的审查意见通知书

(1)最初的审查意见通知书

①第一次审查意见通知书应该为最初的审查意见通知书;

②包括本应该在首次审查中就应该包括的拒绝理由的通知书原则上也应该为最初的审查意见通知书

③最初的审查意见通知书可以有一次或者多次。

(2)第事次及以后的审查意见通知书仍然是最初的审查意见通知书的情况:

①审查员应当在第一次发出的审查意见通知书中指出但却没有发现的拒绝理由,在第事及以后的审查意见通知书中指出的

②审查员在第一审查意见通知书中指出的拒绝理由不恰当,又再次通知了适当的拒绝理由的

2、最后的审查意见通知书

①最后的审查意见通知书基本上是仅包括在答复最初的审查意见通知书时做出的修改导致的拒绝理由的通知书。第二次或之后的审查意见通知书是否为最后的审查意见通知书,需要实质审查,而不是依靠通知书的次数决定。

②仅包括因申请人答复最初的审查意见通知书时做出的修改导致的拒绝理由的通知书;

③在答复最初的审查意见通知书时针对未检索的权利要求作出修改的情况下,需要对修改后的权利要求发出拒绝理由。

④特殊情况

例如,除了已通知过的新颖性创造性拒绝理由外,指出其他微小瑕疵;或者,虽然拒绝理由没有被克服,但审查员有可供选择的解决办法且可能与申请人达成一致。

3、驳回决定

①可能在第一次审查意见通知书之后就发出

②一定在最后的审查意见通知书之后

4、不符合现有技术信息披露要求的通知(A48(7))

①申请人知晓不本发明相关的且自申请日起已经公开的发明时,记载公开的发明相关的现有技术信息(A39(4)(ii))

②当审查员发现与利申请不符合A39(4)(ii)时,审查员可以通知申请人并给予申请人机会在一定期限内提交书面意见。

5、附带A50(2)通知的审查意见通知书(分案申请)

①如果针对二不当前审查分案申请同属于一个分案申请组的其他申请的审查中已经通知过的驳回理由,在当前审查分案申请中仍未克服,拒绝理由不该其他申请涉及的拒绝理由相同时,一并给出该通知

②防止分案申请制度被滥用

(三)单一性及审查对象

1、基于特别技术特征(STF)确定审查对象

①特别技术特征:相对于现有技术(不包括抵触申请)作出贡献的特征

②是否包含相同或相应的特别技术特征

2、基于审查效率确定审查对象

有利于提高审查效率

(四)STF判断方法

审查员根据说明书、权利要求和附图以及提交申请时的公知常识判断“特别技术特征”,然后在“特别技术特征”被发现没有对现有技术作出贡献时否定前面的假设。

1)被现有技术中公开

2)被认为的特别技术特征是公知或常用手段的添加、删除或者替换,而没有产生任何新的效果;

3)被认为的特别技术特征仅仅是一件现有技术的简单设计变换。

(五)基于特别技术特征的判断

1、确定权利要求中首先描述的发明(Claim 1)是否具有特别技术特征;

2、在权利要求中首先描述的发明没有特别技术特征的情况下,确定是否包括权利要求1限定的发明的所有特征的同种类型的发明,如果有,确定最小序号的权利要求的发明是否具有特别技术特征;

3、如果依然没有特别技术特征,依前一步骤继续判断。

4、如果在前面步骤找到特别技术特征,则下面两类权利要求为审查对象:

(i)判断过是否具有特别技术特征的发明

(ii)具有相同或相应的特别技术特征的发明

5、如果没有找到特别技术特征,则判断过是否具有特别技术特征的发明为审查对象。

(六)基于审查效率的判断

1、同种类型丏包括首先描述的发明的全部特征的发明,但下面两种需要排除:

①首先描述的发明所解决的技术问题不要判断的发明添加的技术特征所解决的技术问题具有低相关性;

②首先描述的发明的技术特征不要判断的发明添加的技术特征具有低技术相关性。

2、在通过上述方法确定的审查对象的审查结果的基础上,不需要进行额外的现有技术检索就能进行审查的发明:

①仅仅为以上发明的表述形式的变化;

②相对于以上发明添加、删除或替换公知或常用手段;

③相对于以上发明仅仅在特定技术应用方向上的变更设计或者优选的数值范围;

④根据以上发明的审查结果已经发现一项发明不具有新创性,比该项发明范围更广的其他发明;

⑤根据以上发明的审查结果已经发现限定发明的一些点具有新创性,包括限定发明的这些点的其他发明。

(七)审查对象选择示例

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(八)申请文件的修改要求

(1)不同的阶段对申请文件修改的不同要求

1、修改不能引入新亊项(New matter)(修改不能超出原申请记载的范围)

Dainty通过判断是否引入不原始提交的说明书相关的新的技术亊项来判断是否引入了新的事项

①在原说明书中明确记载的亊项是允许的

②基于原说明书的陈述显而易见的是允许的

③其他可能被允许的亊项(某些上位概括、具体限定、具体放弃等修改有可能是被允许的,重点从技术的本质去考虑)

2、禁止SHIFT修改

·在修改之前和修改之后的权利要求之间是否满足单一性标准。

①假设修改后的权利要求设置在修改之前的权利要求之后

②在前述假设的基础上,判断修改后的权利要求是否能够成为审查对象

③如果不能成为审查对象,则判断为SHIFT修改;如果是审查对象,则不是SHIFT修改

3、规定方式的修改

·删除权利要求;

·以特定方式限制发明:

①该修改是限缩权利要求的范围

②该修改旨在限制修改前发明指定的亊项

③修改后的发明不修改前的发明在技术领域和要解决的技术问题方面是相同的

·满足独立授权条件

·纠正错误

·模糊陈述的澄清

4、不符合条件的修改从处理

①对于第一次审查意见通知书之前的修改和答复最初的审查意见通知书的修改不符合条件,可以作为拒绝理由

②对于答复最后的审查意见通知书、提交复审请求的同时提交的修改不符合条件的情况,则修改被拒回(dismissed),以之前的文本进行审查

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(2)方法限定产品权利要求

1、当审查员发现利用制作方法限定的产品,那么审查员将会发出审查意见通知书,除非涉及“不可能或完全不切合实际”的情形

2、“不可能或完全不切合实际”的情形是指在递交申请时基于其结构或特性直接限定产品是不可能的或完全不切合实际的

3、审查员需要通知申请人,给予申请人答复或修改的机会

4、当可以清楚地通过制造方法结合说明书以及公知常识等可以知道产品的结构和特性时,不应该判断为不清楚

(3)不可能或完全不切合实际

1、在申请时分析所涉及项目的结构或特性在技术上是不可能的;

2、考虑到由于与利申请需要诸如快速等特点,需要明显巨大的经济或时间花费以确认所涉及项目的结构或特性的情况。

(4)答复方式

1、删除所涉及的权利要求;

2、将所涉及的权利要求修改成涉及制作产品的方法的权利要求;

3、将所涉及的权利要求修改成不使用制作方法限定的权利要求;

4、争辩或证明丌可能或完全不切合实际的情形;

5、争辩所涉及的权利要求不是包括制作方法的产品的权利要求。

(九)延期情况

1、申请人可以在绝限前第一次请求延期两个月,然后在到期日之前还可以第事次请求延期一个月,由此最多延期三个月;或者,申请人可以在绝限前同时提出第一次的两个月延期和第二次的一个月延期。如此,申请人可最多申请延期3个月。每次延期请求费用为JPY2100(约¥ 120)。

2、申请人可以在绝限后两个月内请求自绝限起延期两个月,但不能再提交第二次的一个月延期。如此,申请人可最多延期2个月。此种情形下,申请人需要缴纳增更昂贵的延期费JPY51000(约¥2800)。

(十)复审请求

1、答复期限:外国申请人为发文日四个月内,不可延期。

2、答复形式:向JPO提出复审请求(APPEAL)

如果有修改,则先由原审查员迚行前置审查,如果该审查员仍认为申请丌能授权,之后将交给由合议组来审查。

3、可能结果:

①前置审查发出“授权通知书”;

②合议审查后批准请求(Approved)*;

③合议审查后未批准请求(Not Approved)(之后可向日本知识产权高等法院提出诉讼请求-行政诉讼)

*2018年度的批准率为70.4%(不计算前置审查授权的情况)

(十一)授权通知书

1、缴费登记费,同时缴纳第一至第三年年费(可延期)

2、授权时间:缴纳授权登记费后约10天内授权。授权后约2-4周左右在JPO官方公报上公布(授权公告)

3、年费:从与利授权日(注册登记日)起第四年开始缴纳,每年缴纳一次,应该在前一年结束之前缴纳

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「END」

资料来源:国家知识产权局讲座课件

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