【结合案例解析】《商标侵权判断标准》(二十三)
规定内容
第三十三条
商标法第五十九条第三款规定的“有一定影响的商标”是指在国内在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。
有一定影响的商标的认定,应当考虑该商标的持续使用时间、销售量、经营额、广告宣传等因素进行综合判断。
使用人有下列情形的,不视为在原使用范围内继续使用:
(一)增加该商标使用的具体商品或者服务;
(二)改变该商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容,但以与他人注册商标相区别为目的而进行的改变除外;
(三)超出原使用范围的其他情形。
规定解析
本条对在先使用的未注册商标继续使用的条件作出细化规定。其目的在于平衡商标注册人和商标在先使用人之间的利益,在不损害商标权注册取得制度的基础上,维护在市场上已经具有一定影响的未注册商标的在先使用人的权益。
第一款规定了“有一定影响的商标”的定义,明确了两个要件:一是在国内在先使用,将使用的地域范围限定为国内;二是为一定范围相关公众所知晓。一定范围主要包括一定地域范围和一定行业范围两种情况。相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者、生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。在确定相关公众时,应当考虑商品或者服务的性质、种类、价格等因素对其注意程度的影响。不同商品或者服务涉及不同的相关公众。一般情况下,对于在普通大众消费品(如服装、食品)上的商标,主要考虑普通消费者;而对于比较专业的商品(如大型机械),主要考虑相关领域的专业人士。
第二款细化了认定“有一定影响的商标”应考量的因素,主要包括使用时间、销售量、经营额、广告宣传等。
第三款对“有一定影响的商标”的使用限制作出明确规定,明确使用人不得增加该商标使用的具体商品或者服务,不得改变该商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容。使用人若违反该款规定,超出原使用范围使用商标,应当认定为商标侵权行为。《国家知识产权局关于〈商标法〉第五十九条第三款法律适用问题的批复》(国知发保字〔2021〕7 号)明确指出,适用商标法第五十九条第三款规定,在先使用人须同时满足以下五个要件:一是在商标注册人申请商标注册前已经使用;二是先于商标注册人使用;三是在商标注册人申请商标注册前的使用达到“有一定影响”的程度;四是不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围;五是商标注册人要求其附加适当区别标识的,在先使用人应当附加区别标识。
需要强调的是,对“有一定影响的商标”的认定标准不宜要求过高。如果在先使用人能举证证明在先商标有一定的持续使用时间、使用区域、销售量或广告宣传等,在相关公众间建立起商誉,通常应认定其有一定影响。在先使用人仅可在相同商品或者服务上使用与原使用的标志相同的标志,不可延及类似的商品或者服务或近似的标志上。在先使用抗辩权仅适用于在先使用人。在先使用人之外的其他人,无论是否取得在先使用人的同意,均无权依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩。
相关真实案例
原四川省绵阳市工商局查处侵犯“合川桃片”注册商标专用案
2009 年 9 月 21 日,重庆市合川区桃片管理协会在第 30类桃片商品上申请注册第 7711726 号“合川桃片”集体商标,于 2010 年 3 月 28 日核准注册。该商标是以集体商标注册的地理标志。2013 年,重庆市合川区桃片管理协会向原四川省绵阳市工商局投诉,称绵阳市飞利达食品有限公司(以下简称“飞利达公司”)在其生产、销售的桃片包装上擅自使用“合川桃片”字样,侵犯“合川桃片”注册商标专用权。经查,当事人飞利达公司成立于 2006 年 8 月 30 日,是一家从事食品生产加工和销售的企业,主要生产销售糖果、糕点、鱼类等食品。当事人辩称,其从 2007 年起在自己生产销售的桃片产品包装上的显著位置标注“合川桃片”字样,2008 年汶川特大地震后停产,2011 年恢复生产;其基于在先使用,有权在原范围内继续使用。经查,当事人共计生产销售标注“合川桃片”
字样的桃片系列产品 11582 件,经营额总计 584246 元。原四川省绵阳市工商局认定当事人在先使用抗辩不成立,依法予以查处。
评析
该案的焦点是当事人是否享有在先使用抗辩权。
首先,当事人并非在商标注册申请前实际使用涉案商标。当事人虽成立于 2006 年,但其不能充分证明自己在商标注册人申请注册“合川桃片”商标前,即 2009 年 9 月 21 日前,已经将“合川桃片”标志作为商标使用在桃片商品上。
其次,当事人使用商标并非出于善意。重庆合川地区桃片具有独特的制作方法和口感风味,其产品质量、声誉与其生产区的人文因素和自然紧密相关,整个合川地区每年桃片产量可达数千吨,作为地方特产营销全国,屡获殊荣,在消费者中具有较大的市场影响力。而当事人的产品并非在合川地区生产,不具有合川桃片的内在质量和人文特征,将“合川桃片”作为商标标注在自己生产的桃片的外包装显著位置,并使用“重庆特产百年风味”等字样,是为了使消费者对商品的产地和来源产生混淆,属于非善意使用行为。
最后,以集体商标注册的地理标志或者以证明商标注册的地理标志,只能由某地区的自然因素或者人文因素形成,作为集体商标或者证明商标注册是对其在商标保护上的确认。商品不符合地理标志条件的,根据商标法第十六条第一款中“商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用”的规定,即便在集体商标或者证明商标申请注册前已经使用,亦不得继续使用该以集体商标或者证明商标注册的地理标志。
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