【结合案例解析】《商标侵权判断标准》(二十五)
规定内容
第三十五条
正在国家知识产权局审理或者人民法院诉讼中的下列案件,可以适用商标法第六十二条第三款关于“中止”
的规定:
(一)注册商标处于无效宣告中的;
(二)注册商标处于续展宽展期的;
(三)注册商标权属存在其他争议情形的。
规定解析
本条对案件“中止”的情形进行了细化规定。
根据商标法第四十七条规定,宣告无效的注册商标,该注册商标专用权视为自始即不存在。因此,对于主张专用权保护的注册商标处于无效宣告程序中的,在办案时,其商标权属处于待定状态,为确保执法办案的准确性和权威性,可以中止。需要注意的是,由于申请无效宣告相比作出无效宣告的决定或者裁定的门槛是较低的,注册商标处于无效宣告程序中,不意味着该商标将被宣告无效,因此,“可以”中止,不是“必须”中止,由办案机关根据无效宣告请求的事实和理由作出是否中止的决定,并承担未依法履职的责任。需要强调的是,选择中止案件处理的,商标执法相关部门应当关注无效宣告案件的处理进程和结果,中止原因消除后,应当及时恢复或者终结案件查处程序。
注册商标处于续展宽展期的,商标注册人投诉时,应当已经向国家知识产权局提交续展申请,并在投诉时提交申请续展证明;若未提交续展申请,又投诉请求保护的,负责商标执法的部门可以不予受理。2021 年 3 月 23 日,《国家知识产权局关于商标使用权存在争议是否可以中止案件查处的批复》(国知发保函字〔2021〕43 号)中明确,商标侵权案件当事人之间存在商标许可合同纠纷等商标使用权争议,且案件结果可能影响商标侵权案件定性的,适用商标法第六十二条第三款关于中止的规定。该批复所述情形为注册商标权属存在其他争议的情形。需要注意的是,以下情形不属于商标权属存在争议,不适用中止的规定。一是涉嫌侵权的商标已经初审公告,但尚未注册公告的。《国家知识产权局关于湖北洪森实业(集团)有限公司是否侵犯“虾香稻”商标专用权的批复》(国知发保函字〔2019〕227 号)中明确,国家知识产权局受理的商标申请,以及已经国家知识产权局初审公告、尚未注册公告的商标与在先注册商标相同或者近似,涉嫌侵权的,因其商标权尚未确立,负责商标执法的部门有权立案查处,且不适用中止的规定。二是注册商标处于撤销程序中的。根据商标法第五十五条第二款规定,被撤销的注册商标,该注册商标专用权自公告之日起终止。因此,查办案件时,即便主张专用权保护的注册商标处于撤销程序中(包括因连续三年不使用撤销、因成为商品的通用名称撤销、因自行改变注册商标限期改正期满不改正撤销等),该注册商标专用权仍然有效,商标权属不存在争议。
此外,商标执法部门也可以依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第四十六条之规定,中止案件调查。
相关真实案例
一、原广东省中山市工商局查处侵犯“绿园”注册商标专用权案
2004 年 11 月 8 日,北京方宇清源科技有限公司(以下简称“方宇清源公司”)受让在第 17 类农用地膜、浇水软管、橡胶或塑料制(填充或衬垫用)包装材料商品上注册的第1524829 号“ 图一”商标。该商标期满未续展,于 2011 年 2月 22 日失效。2011 年 9 月 27 日,杭州特斯林网业有限公司(以下简称“特斯林公司”)在第 17 类农用地膜等商品上申请注册第 10010639 号“图二 ”商标,于 2012 年 8 月 27 日初步审定并公告。该商标经异议和异议复审程序,被认定异议理由不成立,于 2014 年 11 月 28 日核准注册。根据商标法“经审查异议不成立而准予注册的商标,商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。”的规定,其取得商标专用权的时间为 2012 年 11 月 28 日。2015 年 10 月 20 日,特斯林公司向原广东省中山市工商局投诉,称中山市梁某销售的“绿园”农用养殖膜侵犯其第10010639 号“绿园”注册商标专用权。经现场检查,执法人员发现梁某正在销售投诉所指的“绿园”农用养殖膜,产品标签上标注了“北京方宇清源科技有限公司”“产地:山东淄博”等内容。该批产品是梁某从山东清田塑工有限公司(以下简称“清田塑工公司”)购进,共购进 150 卷,每卷 135 公斤,购进价格每吨 10600 元。梁某以每吨 11300 元的价格销售,至检查日已销售 20 卷。梁某向执法人员提供了进货发票、方宇清源公司的供货证明、商标注册证(已失效)及清田塑工公司的营业执照、经营相关的授权书、合同、发票等材料。
经查,清田塑工公司是方宇清源公司“绿园”农用地膜的许可生产销售单位,当事人梁某自 2005 年以来一直经营“绿园”农用养殖膜,并在 2008 年取得方宇清源公司在中山市的销售授权,有授权书、销售合同及 2008 年以来的进货发票等材料凭证;由于农用养殖膜受季节限制,该产品只在每年
10 月至 12 月期间销售。2014 年 12 月 30 日,方宇清源公司对特斯林公司的“绿园”商标提起无效宣告请求。原中山市工商局认为,第10010639 号“图二 ”商标权属存在争议,且特斯林公司涉嫌抢注,该注册商标可能被宣告无效。该局根据商标法第六十二条第三款规定,决定中止案件的查处。2016 年 4 月 28 日,原工商总局商标评审委员会(以下简称“商评委”)作出《关于第 10010639 号“绿园”商标无效宣告请求裁定书》。该裁定书认定:第 10010639 号“图二 ”商标与方宇清源公司在先使用并具有一定影响的“图一 ”商标标志相同,使用的商品相同或类似,结合方宇清源公司“ 图二”商标的知名度和显著性,可推定特斯林公司应知方宇清源公司商标;特斯林公司注册第 10010639 号“ ”商标的行为已构成 2001 年修正的商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。第 10010639 号“ ”注册商标被裁定宣告无效。特斯林公司不服裁定,向北京知识产权法院提起行政诉讼,该法院维持了商评委的裁定,当事人未再上诉。另外,特斯林公司在17 类农用地膜商品上注册的其他“绿园”注册商标均依申请被裁定无效,并被法院生效的判决支持。原中山市工商局根据“绿园”注册商标无效裁定结果,及时终结案件查处程序。
——图一、图二——
评析
该案属于《标准》第三十五条第一项情形,商标执法部门结合注册商标被申请宣告无效的事实和理由,准确适用商标法关于中止的规定,作出中止的决定,确保了商标行政执法的权威性和准确性。
二、原广西桂林市工商局查处侵犯“自然点”注册商标专用权案
纸业有限公司未经其许可,擅自生产、销售“自然点”纸品,侵犯其注册商标专用权。经查,商标注册人与桂林某商贸有限公司签订转让协议,将第 13660834 号“图一三”、第 13660833号“ 图四”、第 6523126 号“ 图五”注册商标转让给桂林某商贸有限公司,并提交商标转让申请,尚未核准;桂林某商贸有限公司另与桂林某纸业有限公司签订《商标使用许可协议》,许可桂林某纸业有限公司使用上述注册商标。商标注册人认为“自然点”商标的转让并未生效,其作为商标权利人,并未许可桂林某纸业有限公司使用其商标,遂向原广西桂林市工商局投诉桂林某纸业有限公司商标侵权,同时,就商标权转让合同纠纷向广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院提起民事诉讼。原广西桂林市工商局依据商标法第六十二条第三款的规定,认定涉案“自然点”商标权属存在争议,中止调查。商标注册人不服原广西桂林市工商局的决定,向广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院提起行政诉讼。广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院判决驳回其诉讼请求。商标注册人不服该判决提起上诉,广西壮族自治区桂林市中级人民法院撤销一审判决,并撤销原桂林市工商局的中止决定。原广西桂林市工商局根据二审终审判决,恢复案件查处程序,对桂林某纸业有限公司涉嫌侵犯“自然点”商标专用权的行为进行调查。
——图三、图四、图五——
评析
该案焦点为商标执法部门在立案后发现双方存在商标转让合同纠纷,并已经就该合同纠纷向法院起诉的情况下,是否应中止调查。
商标注册人在商标执法部门立案调查之前向桂林市叠彩区人民法院提起的民事诉讼属于合同纠纷,而非商标权属纠纷,并不影响对当事人侵权行为的定性。一是合同纠纷与权属纠纷存在明显区别,前者是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为引起的合同当事人之间的争议。该案中,商标注册人提起民事诉讼的目的是要求确认转让协议无效,相关权利义务关系应恢复到签订转让协议之前。二是合同纠纷在解决前,相关财产的所有权和使用权处于确定的法律状态。商标法规定,转让注册商标经核准后,予以公告;受让人自公告之日起享有商标专用权。因此,在注册商标核准转让公告前,该商标专用权仍由转让人享有。在该案中,正处于转让申请审查阶段的“自然点”商标,其商标权属是确定的,仍属于转让人,并不受商标转让合同效力的影响。在“自然点”商标权属明晰的情况下,当事人之间的合同纠纷案件并不影响对涉案当事人使用该商标的行为定性,所以商标执法部门不应中止调查。
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